Se vende intangible

En realidad, la transferencia de conocimiento, que está ahora tan de moda, no es para nada un invento reciente. Las acciones de intercambio o compra-venta han acompañado al hombre desde hace siglos; incluso antes de de la existencia de la moneda, la transferencia de elementos o mano de obra a cambio de otro bien era común en el día a día.

Cuando adquirimos un servicio o producto de un zapatero, ebanista, o cualquier otro negocio de artesanía, más allá del material utilizado y la mano de obra, valoramos ese know-how que el artesano posee para arreglar la suela de un zapato o restaurar un mueble antiguo.

¿Y si en lugar de querer comprar ese servicio de zapatería, lo que queremos es adquirir su know-how y explotarlo? ¿Cómo debería el artesano gestionar la transferencia del conocimiento sobre su oficio a una tercera persona para su explotación?

Cuando hablamos de licencias de tecnología o transferencia tecnológica, casi siempre pensamos en la venta de un producto tangible, pero no debemos olvidar que en la mayoría de las empresas de base tecnológica su mayor valor son los bienes intangibles o inmateriales.

Los bienes intangibles no sólo se refieren a las patentes, marcas o signos distintivos registrados, sino que abarcan todo el conocimiento empresarial que puede suponer una ventaja competitiva, como pueden ser los derechos de autor o las invenciones protegidas mediante secreto industrial. Por ejemplo, en el caso de las spin-off, su principal valor añadido suele ser el conocimiento previo que el equipo promotor posee sobre la tecnología.

En este punto, podríamos entrar en la eterna batalla entre patentar o mantener como secreto industrial, que desde mi punto de vista, suele acabar en tablas… Aunque tengamos nuestra invención protegida mediante una patente, es bastante probable que cierta información o conocimiento necesario para su explotación se haya mantenido como secreto industrial, en algunos casos, incluso sin ser conscientes de ello.

Por ello es de suma importancia la firma de clausulas de confidencialidad durante todo el proceso de la negociación de licencia (repito: aunque el proyecto se encuentre ya protegido mediante patente) pues siempre existe información adicional que puede ser clave para la estrategia empresarial.

En contra de lo que se suele pensar, los secretos industriales también se encuentran protegidos por ley. En el caso de España, están amparados por la Ley de Competencia Desleal, que persigue la divulgación o explotación, sin consentimiento del titular, de información considerada secreto industrial. Además, las  actuaciones que suponen la violación del secreto empresarial se encuentran también tipificadas en el Código Penal.

En este sentido, no sólo estaría penada la obtención de información secreta de forma ilegítima, por ejemplo mediante espionaje industrial,  sino también la divulgación o uso de información que llegó a manos del infractor de manera legítima pero que es revelada o utilizada incumpliendo un deber de reserva (sobreentendido en el caso de los empleados o socios) o un compromiso de confidencialidad previo.

Durante el proceso de negociación, debemos mantener bien documentada toda transferencia de información, indicando siempre la condición de información confidencial en el material que enviemos, y si es posible enumerando la información que vamos a intercambiar en un contrato de transferencia de know-how, Knowledge Transfer Agreement en inglés, anexando incluso las actas de las reuniones presenciales, conversaciones telefónicas y correos electrónicos.

En otras ocasiones, nos encontramos que lo que se transfiere es por el contrario algo totalmente tangible, pero cuyo auténtico valor no es lo que percibimos a simple vista, sino el know-how que contiene implícito.

Este es el caso de los acuerdos de transferencia de material, MTA o Material Transfer Agreements en inglés, que son muy habituales durante la negociación de una licencia de tecnología, para permitir que el potencial licenciatario valore la calidad de nuestro producto.

Con este tipo de contratos, ponemos a disposición de otra persona o empresa nuestro producto final, que puede ser desde una muestra de un fármaco a un hibridoma o un vector de expresión, cuando ni siquiera tenemos la seguridad de que se vaya a firmar un acuerdo de cesión o licencia de tecnología.

Por ello, se deben revisar cuidadosamente las clausulas de este tipo de contratos y asegurarnos de negociar de manera adecuada las condiciones para la recepción, uso y devolución del material.

Por ejemplo, si no indicamos en el MTA que el material recibido no puede ser utilizado  para otro fin que no sea la evaluación del interés de la empresa en su licencia”, el receptor podría realizar investigaciones adicionales sobre la materia de nuestra propiedad, que dieran lugar a una nueva invención, y estos resultados serían propiedad del receptor, como ya mencionamos en el post De la materia depositada.